FAQs

La procedura di opposizione alla registrazione di un marchio nazionale è una procedura amministrativa che si svolge di fronte all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e che, in presenza di determinati presupposti permette di ottenere il rifiuto della concessione di un marchio italiano o della registrazione/validazione di un marchio internazionale designante l’Italia. La procedura di opposizione marchi è stata formalmente introdotta in Italia nel 2005 all’interno del Dlgs n. 30 relativo al nuovo Codice della Proprietà Industriale (CPI), ma è divenuta operativa solamente nel Luglio del 2011 a seguito della pubblicazione da parte dell’UIBM del bollettino (ex-Art.187 CPI) riportante le domande di registrazione depositate e le concessioni di nuovi marchi nazionali ed internazionali designanti l’Italia.

È possibile opporsi alla registrazione di un segno distintivo come marchio nazionale qualora tale segno distintivo sia in conflitto con un proprio diritto titolato maturato anteriormente ed avente effetto in Italia. In particolare, tale diritto anteriore può derivare da una domanda di registrazione o dalla concessione di un marchio nazionale italiano, di un Marchio Comunitario o di marchio internazionale designante l’Italia. Pertanto, sarà possibile ricorrere alla procedura di opposizione solamente quando il segno distintivo di cui si desidera prevenire la registrazione risulti confondibile per identità o per similitudine con un proprio marchio registrato o in via di registrazione.

L’opposizione alla registrazione di un segno distintivo come marchio nazionale può essere richiesta solamente in forza di un diritto maturato anteriormente al deposito della domanda di registrazione di tale segno distintivo. Pertanto, in accordo con l’Art 177 CPI, sono legittimati a fare ricorso alla procedura di opposizione:

  • i titolari di un marchio anteriormente registrato avente validità in Italia (marchio nazionale, Comunitario o internazionale designante l’Italia);
  • i titolari di una domanda di registrazione anteriore o avente effetto in Italia da una data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza;
  • i licenziatari esclusivi dell’uso di un marchio anteriore.
In aggiunta, in accordo con l’Art.8 CPI, sono legittimati a far ricorso alla procedura di opposizione alla registrazione di marchi nazionali i soggetti che vantano dei diritti anteriori su:
  • nomi e/o ritratti di persone;
  • segni notori usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo;
  • denominazioni, sigle ed emblemi di manifestazioni, enti ed associazioni non aventi finalità economiche.

È possibile presentare validamente un’opposizione alla registrazione di un marchio nazionale rivolgendosi all’UIBM entro le seguenti scadenze:

  • 3 mesi dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione sul “Bollettino dei marchi d’impresa” pubblicato dall’UIBM, per i marchi ancora allo stato di domanda;
  • 3 mesi dalla data di pubblicazione della registrazione sul “Bollettino dei marchi d’impresa” pubblicato dall’UIBM, per i marchi sottoposti a concessione accelerata ai sensi dell’Art. 179 comma 2 CPI;
  • 3 mesi dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione della registrazione sulla “Gazzetta dei Marchi Internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale”, per i marchi internazionali designanti l’Italia.

È possibile presentare opposizione alla registrazione dei:

  • marchi nazionali italiani la cui domanda sia stata presentata a partire dal 1° Maggio 2011;
  • marchi internazionali designanti l'Italia la cui registrazione è stata pubblicata a partire dalla data di pubblicazione della prima gazzetta dei Marchi Internazionali (OMPI) del Luglio 2011.

Sì, è possibile opporsi solamente ad una parte dei prodotti e dei servizi per cui il marchio opposto è stato registrato o è in corso di registrazione. A tale scopo è sufficiente indicare nell'opposizione presentata all'UIBM la lista dei prodotti e dei servizi per cui ci si oppone alla registrazione del marchio.

La procedura di opposizione alla registrazione di un marchio nazionale, è articolata in tre fasi successive:

  • fase di controllo formale della domanda ed accoglimento dell’opposizione;
  • fase istruttoria;
  • fase di merito/decisionale.
Durante la prima fase, l’UIBM verifica se l’opposizione che è stata presentata rispetta tutti i requisiti formali richiesti dalla legge vigente e decide se tale opposizione sia ammissibile o meno. Una volta ammessa, l’opposizione viene comunicata al titolare del marchio opposto e tale attività fissa la data di inizio della fase istruttoria e di un periodo in cui le parti possono cercare una composizione amichevole del conflitto. Tale periodo viene comunemente chiamato periodo di “cooling off” e presenta una durata minima di 2 mesi, che può essere estesa fino ad un massimo di 12 mesi su richiesta congiunta delle parti. Durante la fase istruttoria, l’UIBM potrà inoltre ricevere la documentazione inviata dalle parti per supportare il proprio punto di vista. In particolare, potranno essere inviate all’UIBM memorie tecnico-legali, deduzioni e, su richiesta del titolare del marchio opposto, anche le prove d’uso del marchio sul quale è fondata la procedura d’opposizione, nel caso che quest’ultimo sia registrato da più di cinque anni. Se espressamente richieste, la mancata presentazione delle prove d’uso entro i termini previsti dalla legge determina il rigetto dell’opposizione. Terminata la fase istruttoria, l’UIBM dispone di un periodo di 24 mesi, che può prolungarsi in caso di sospensioni o richieste di ulteriore documentazione, per svolgere la fase decisionale che potrà terminare con l’accoglimento, totale o parziale, dell’opposizione e conseguente almeno parziale rifiuto della registrazione del marchio opposto, o con il rifiuto dell’opposizione e conseguente registrazione del marchio opposto.

Sì, a condizione di agire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione in cui l’UIBM si esprime sull’inammissibilità o sul rigetto dell’opposizione. A tale scopo è necessario fare ricorso alla Commissione dei ricorsi dell’UIBM secondo le modalità previste dall’art. 135 CPI. Ogni eventuale ricorso sospende temporaneamente l’efficacia delle decisioni dell’UIBM che sono state impugnate.

L’avvio di una procedura di opposizione prevede il versamento di diritti di opposizione pari a 250€. A tale addebito previsto dalla legge attualmente vigente vanno aggiunti gli eventuali costi di rappresentanza nel caso ci si serva di un mandatario regolarmente abilitato ai sensi dell’Art. 201 CPI.

In caso l'opposizione venga accolta, la parte soccombente può essere condannata a rimborsare all’opponente i diritti di opposizione di 250 € e le spese di rappresentanza sostenute fino ad un massimo di 300€.

La procedura di opposizione nazionale, che si svolge di fronte all’UIBM, è stata sviluppata sulla falsariga della procedura di opposizione alla registrazione dei Marchi Comunitari che si svolge di fronte all’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI). Ciononostante, le due procedure presentano alcune differenze sostanziali e procedurali:

  • Non è possibile opporsi alla registrazione di un marchio nazionale sulla base di un diritto anteriormente ottenuto mediante l’uso di un segno distintivo non registrato (marchio di fatto). Al contrario, l’UAMI accetta un pre-uso adeguatamente esteso e documentato come fondamento per una valida opposizione alla registrazione di un Marchio Comunitario.
  • Non è possibile opporsi alla registrazione di un marchio nazionale sulla base di un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell’art. 6-bis della Convenzione dell’Unione di Parigi.
  • L’UIBM dà comunicazione dell’avvio dell’opposizione al titolare del marchio opposto solamente a seguito della verifica dell’ammissibilità dell’opposizione stessa. Al contrario, l’UAMI informa immediatamente le parti interessate del deposito di un’opposizione alla registrazione di un Marchio Comunitario.

Alla luce della legislazione attualmente vigente in Italia non è possibile avviare una procedura di opposizione alla registrazione di un marchio nazionale sulla base del pre-uso di un segno distintivo non registrato (marchio di fatto). Fanno eccezione i segni distintivi indicati all’Art. 8 CPI ed in particolare i nomi e/o i ritratti di persone ed i segni notori usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo.

Affinché possa essere considerata ammissibile, una procedura di opposizione deve essere avviata entro i termini temporali previste dal Codice di Proprietà Industriale (vedi sopra), che non sono suscettibili di proroga. Pertanto, l’attivazione di un servizio di sorveglianza, che permette di individuare prontamente ogni tentativo di registrazione di segni distintivi in contraffazione con i propri marchi, si rende necessario per avviare tempestivamente una procedura di opposizione. La sorveglianza dei propri marchi è quindi un’attività fondamentale sia per individuare prontamente dei tentativi di violazione dei diritti di esclusiva sui propri marchi sia per sfruttare appieno le possibilità di tutela messe a disposizione dalla procedura di opposizione di fronte all’UIBM.

  • L’opposizione è una procedura amministrativa ed è quindi più rapida e meno costosa delle procedure legali, fino ad ora richieste per ottenere l’annullazione di un marchio altrui;
  • L’opposizione permette di prevenire l’attività contraffattoria essendo azionabile contro marchi in via di registrazione e quindi solitamente non ancora presenti sul mercato;
  • Una volta accolta, le tasse ed i costi di rappresentanza sostenuti nel corso dell'opposizione potranno essere almeno parzialmente rimborsati.

L’introduzione della procedura di opposizione alla registrazione dei marchi nazionali mette a disposizione un nuovo ed efficace strumento per tutelare i diritti di uso esclusivo di segni distintivi. È opportuno tenere presente che tale strumento potrà essere impiegato anche da altri operatori del proprio settore economico di riferimento. Che potranno quindi ostacolare la registrazione dei marchi di proprio interesse. L’esecuzione di una ricerca preliminare al deposito di una nuova domanda di registrazione consente d’individuare marchi anteriori confondibili con il segno distintivo che si desidera registrare e quindi permette di prevenire interferenze con diritti anteriori altrui. Eseguendo una verifica del requisito di novità attraverso una ricerca di anteriorità è quindi possibile minimizzare il rischio che vengano avviate delle procedure di opposizione alla registrazione dei propri marchi.

A seguito dell’entrata in vigore della procedura di opposizione alla registrazione dei marchi nazionali risulta consigliabile:

  • eseguire una ricerca di anteriorità prima di procedere con la registrazione un nuovo marchio.
  • registrare i segni distintivi impiegati, per poter acquisire il diritto di opporsi alla registrazione di marchi identici o simili al proprio.
  • attivare un servizio di sorveglianza sui propri marchi in modo tale da essere in grado di avviare tempestivamente una procedura d’opposizione entro i ristretti termini temporali fissate dalle normative vigenti.
  • archiviare la documentazione attestante l’uso dei propri marchi in modo tale da essere in grado di esibire, durante una procedura di opposizione, le prove d’uso dei propri segni distintivi registrati.